商標也能一次申請多國保護?──馬德里商標國際註冊制度簡介
文 / 龍婉瑜 國外部主任
關於商標權的保護,多數國家採取屬地主義,即,商標權的保護僅限於註冊所在的國家或地區。換言之,若欲在某一國家或地區獲得商標保護,必須依照當地法規提出申請並完成註冊,方能依法主張權利。對於有意拓展海外市場的品牌而言,這意味著需要在各個目標市場逐一提出商標申請,可謂繁瑣且費時。
目前,企業或自然人在海外申請商標,主要有兩種途徑:其一是逐一向各國的商標主管機關分別提出申請註冊;其二則是透過馬德里商標國際註冊制度進行申請。
馬德里系統(Madrid System)由世界知識產權組織(WIPO)管理,提供申請人一種更為便捷、集中且具成本效益的商標申請方式。申請人僅需提交一份國際申請、繳納一套費用,並且指定希望取得保護的國家或地區,而後各指定國或地區將依其本國法律進行審查,核准後即可在當地獲得商標權的保護。
根據世界知識產權組織(WIPO)最新公布的資料,馬德里聯盟目前共有115個成員,涵蓋131個國家,包括歐盟、美國、日本、韓國等主要市場,已成為國際品牌進行商標佈局的重要工具。
進行馬德里商標國際註冊的三個主要步驟
第一步:向原屬國的智慧財產局提出國際申請
申請人必須先向其所屬國家或地區,即「原屬國」的智慧財產局提交國際註冊申請。首先,申請人須符合主體資格條件:
- 在原屬國境內設有實質且有效的工商營業場所,或
- 在原屬國擁有住所或居所,或
- 具有原屬國的國籍。
除了需要具備主體資格外,申請人還必須在該原屬國擁有一件有效的註冊商標,或者已提出商標申請。此項既有的商標即稱為基礎商標,國際註冊商標的效力將依附於此基礎商標。
值得注意的是,台灣目前尚未加入馬德里聯盟。因此,台灣當地的企業或自然人若欲透過馬德里系統提出國際申請,實務上需先擁有一件有效的中國註冊商標,或者一件在中國申請中的商標,並且透過中國國家知識產權局提出國際註冊申請,方能取得馬德里體系下的申請資格。
第二步:由世界知識產權組織(WIPO)進行形式審查
國際申請提出後,世界知識產權組織(WIPO)會對該申請進行形式審查。審查內容包括:申請資料是否齊全、商標圖樣是否清晰、指定商品或服務項目的描述是否符合規範,以及費用是否繳納等。
若經形式審查合格,該商標即會被登錄於國際註冊簿,並刊登於《WIPO國際商標公告》(WIPO Gazette of International Marks)中。同時,世界知識產權組織(WIPO)會核發國際註冊證明予申請人,並將該申請案正式轉交給所有指定的成員國的智慧財產局。
需要特別留意的是,在此階段,國際註冊商標尚未在任何一個指定國家取得實質上的保護。是否能在指定國取得保護以及具體的保護範圍,仍需視各指定國智慧財產局進行實質審查後的結果而定。
第三步:由指定成員國的智慧財產局進行實質審查
所有被指定國收到世界知識產權組織(WIPO)通知後,該國的智慧財產局將針對該國際註冊商標進行實質審查,依規定各指定國應當在收到通知日起的12個月內(特定情況下為18個月)決定是否予以註冊。審查結束後,指定國需將其決定通知世界知識產權組織(WIPO),世界知識產權組織(WIPO)再將該結果記錄於國際註冊簿並轉發通知予申請人。若申請人不符審查結果,也可依照該國法律規定,向該國的智慧財產局提出申復或透過其他方式,爭取註冊。
在實質審查階段,即使某一成員國的智慧財產局作出不予註冊的決定,該決定也僅適用於做出決定的國家,不影響其他國家對同一商標的審查。換言之,每個國家的審查獨立決定,互不影響。
馬德里系統的優勢
馬德里系統(Madrid System)為商標權人提供了一個集中且高效率的國際註冊管道,協助品牌在多個海外市場同時取得並維持商標保護。不論是資源有限的新創公司,還是擁有龐大品牌資產的跨國企業,皆可透過馬德里系統節省時間與成本,有效進行商標布局與管理。
一旦透過馬德里系統成功取得國際註冊並獲得指定國的保護,在後續的維權事項上,商標權人可透過世界知識產權組織(WIPO)集中進行管理,與逐國申請相比,大幅簡化行政作業與溝通流程,提升商標權維護的靈活性與效率。
國際註冊商標的延展制度
與專利權有固定年限不同,理論上商標權可透過不斷延展,獲得永久性的保護,國際註冊商標亦同。商標權人只要在權利屆滿前依規定完成延展申請並繳納相關費用,即可維持其在各指定國的專用權效力。
國際註冊商標的有效期限為10年,商標權人可於有效期限屆滿前6個月內,直接向世界知識產權組織(WIPO)提出延展,延展核准後,該國際註冊商標的註冊的效力將在原本的基礎上自動延長10年,且延展的效力將及於原先指定的所有國家或地區。集中延展機制,免除商標權人逐一向各國智慧財產局辦理延展的繁瑣程序,是馬德里體系的重要便利之一。
變更國際註冊商標的相關資訊
品牌經營過程中,可能因爲企業重組、營運方向調整、地址遷移、權利移轉等情況,導致商標相關資訊需要進行異動。透過馬德里系統取得保護的國際註冊商標,商標權人可直接向世界知識產權組織(WIPO)提出變更申請,一次性的更新所有指定國的商標資訊,而無需逐一向各國智慧財產局提出變更申請,大幅簡化跨國商標管理的行政成本。
實務上,可透過世界知識產權組織(WIPO)進行變更的事項包括:變更商標權人的姓名及地址、商標代理人的委任及解任以及全部或部份商標權的移轉。基本上,變更申請可於註冊有效期間中的任何時間點提出,只要提交符合相關規定的文件及費用,經審查後,世界知識產權組織(WIPO)便會更新國際註冊簿中的資訊並通知各指定國。集中變更的機制對於多國佈局的品牌而言,不僅節省時間與費用,也有助於統一品牌資訊、避免權利記錄不一致所帶來的風險。
擴大國際註冊商標保護範圍
後期指定(Subsequent Designation)
品牌在進行海外市場布局時,往往受到國際情勢、貿易環境、當地市場特性或企業成長階段的影響,使得在初始申請階段難以一次涵蓋所有潛在市場。因此,馬德里系統提供的後期指定(Subsequent Designation)制度,成為品牌靈活應對市場變動、擴大商標保護版圖的重要工具。
透過後期指定(Subsequent Designation),商標權人可以在國際註冊完成後,隨時追加希望獲得保護的馬德里成員國,而無需重新提出完整的國際申請。商標權人向世界知識產權組織(WIPO)提出後期指定的申請,並繳納相關費用,世界知識產權組織(WIPO)完成形式審查後,即會將後期指定的申請轉交至新增的指定國,由該國智慧財產局依法進行實質審查。
在後期指定制度(Subsequent Designation)的保護下,商標權人無須重新提出申請,也能保留既有的國際註冊號與註冊日,有效降低管理成本並強化全球商標布局策略的彈性。
馬德里系統的限制與風險
儘管馬德里系統提供了集中、便利的國際商標申請與管理機制,但實務上仍有許多的制度性限制與潛在風險,申請人應於佈局前審慎考量,避免產生品牌資源的浪費。
國際註冊商標依附基礎商標
馬德里系統下的國際註冊商標,於註冊日起5年內須依附於原屬國的基礎商標。若該基礎商標因撤銷、廢止、異議、無效等原因而失效,國際註冊商標也將自動連帶失效,即使該商標已獲多國核准,亦無法單獨存續。
對於台灣企業或自然人而言,由於我國尚未加入馬德里聯盟,若欲透過馬德里系統提出申請,實務上需透過中國國家知識產權局作為原屬國提交申請。換言之,申請人必須擁有一件申請中的中國商標或已註冊的中國商標做為基礎商標。然而,這種模式也衍生出實務風險:
中國近年來商標審查趨嚴、駁回率升高,若作為基礎的中國商標最終未能核准註冊,則該件國際註冊亦將因無依附基礎而無效,導致品牌布局一開始即面臨失敗。即便基礎商標已成功註冊,根據《中華人民共和國商標法》第四十九條規定,商標註冊後3年內未實際使用,即有可能被利害關係人提出撤銷申請。若申請人並未在中國境內有實質的業務活動,則很大機率無法提供符合中國商標法規定的使用證據,該基礎商標面臨撤銷的風險將大幅提升。一旦該基礎商標在國際註冊日起5年內被撤銷成立,那麼國際註冊商標也將連帶失效。
總而言之,對多數的台灣企業而言,依附中國商標作為馬德里體系的基礎商標,雖是目前制度下可行的路徑,但同時也潛藏高度風險。因此,台灣企業進行馬德里商標布局前,應充分評估中國市場的實際經營狀況以及商標使用證據能否完整且妥善的保存,方能避免因基礎商標失效,導致整體國際註冊商標的崩解。
指定國仍保有審查主權
馬德里系統僅簡化商標的申請程序,各指定國仍依其本國法進行實質審查。因此,即便透過集中的方式提出申請,也不保證能在所有國家順利註冊。
非成員國無法透過馬德里體系申請
馬德里體系雖涵蓋全球大多數經濟體,但仍有部分國家(例如台灣、香港、部分中東國家等)尚未加入該體系。若品牌布局包含非成員國,仍需另行進行單一國申請,無法全面集中處理。
馬德里商標國際註冊制度為企業提供一個集中、簡化、具成本效益的國際商標保護途徑,無論是延展、資訊變更,還是後期指定,都能透過單一窗口有效管理,降低品牌在全球經營過程中的法律風險與行政成本。
然而,制度的便捷背後亦蘊藏潛在風險,以及各指定國獨立審查的不可預測性,均需企業在規劃品牌全球布局時審慎考量。
總的來說,馬德里商標國際註冊制度是海外商標布局的重要工具,但非萬靈丹。企業在採用此制度前,應先評估自身業務範圍、重點市場、使用證據的可得性,制定最符合品牌戰略的維權方式,以最大化商標權利維護的效益。