亞律國際專利商標聯合事務所

專利侵權比對之主要參考準則

我國專利侵權比對的主要參考準則為經濟部智慧財產局發布之《專利侵權判斷要點》，關於請求項的解釋，要點中明確揭示了兩大核心：

1. 折衷解釋與最寬廣合理解釋

要點第2.4.3節「折衷原則」中指出：「於解釋請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。」

2. 禁止讀入原則

要點第2.4.3.2節第(2)點則說明：「解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項。(禁止讀入原則)」
由上述兩段規範可知，「審酌說明書」是為了釐清請求項「既有文字」的實質內涵，不至於無所依據或過於空泛；而「禁止讀入原則」則是嚴禁將僅記載於說明書或圖式之特定實施例，而請求項實際未記載之特徵，引入用以不當限縮或變動專利客觀範圍。

法院判決實務剖析

理論雖明，但實務操作中的界線往往模糊。筆者透過以下八篇法院判決中關於請求項解釋之剖析，希冀能從實務上找到相關準則：

一、最高行政法院113年度上字第132號判決：最寬廣合理解釋與禁止讀入之天平

本篇判決指出：「發明專利權範圍既以申請專利範圍為準，申請專利範圍須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內。惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，故不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應以所屬技術領域具有通常知識者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即『禁止讀入原則』。」最高行政法院在此判決中的見解呼應專利侵權判斷要點的論述，不偏重於「審酌說明書」與「禁止讀入原則」任何一方，在「審酌說明書」之判斷上，強調不應侷限於僵化的字面意義，更進一步的說明必須參考說明書的「發明目的、解決問題、技術手段及效果」，給予請求項「最寬廣合理之解釋」；另一方面，也肯認「禁止讀入原則」之判斷原則，嚴禁將未記載之技術特徵引入以不當限縮客觀專利權範圍。

二、智慧財產法院113年度民專訴字第69號民事判決：引用說明書特定實施例違反禁止讀入原則

本篇判決指出：「系爭專利請求項1自始即未限定所述『切割形成的平面』必須採用特定切割方式，被告將其範圍解釋僅限於系爭專利說明書所述切割方法，違反禁止讀入原則，難以憑採。」法院明確認定，若請求項文字（如「切割形成的平面」）本身並未對其形成過程（切割方式）設立限制，則將說明書中的特定實施例當作限制條件即違反禁止讀入原則。

三、智慧財產法院104年度民專上字第13號民事判決：拒絕引入未記載之構造特徵

本篇判決指出：「按專利法第120條準用第58條第4項之規定：發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字...解釋請求項得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項(禁止讀入原則)。」、「被上訴人雖主張，依系爭專利說明書...上訴人於更正時未包含上開技術特徵，上訴人業已放棄上開技術特徵，故解釋上應認定該更正後之鎖栓不包括『塑膠或橡膠製之栓殼』，及『該基段沒有栓殼包覆』之情形云云，係將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，違反『禁止讀入原則』，不足採信。」

由上述說明可知，當被上訴人企圖以說明書中具體的構造細節（如「塑膠或橡膠製之栓殼」）作為請求項的限制條件時，法院認定此舉是將說明書有揭露但請求項未記載之內容引入，違反禁止讀入原則。說明書的具體實施例僅為舉例，除非請求項文字有明文記載，否則不能反向推論請求項受限於該具體態樣。

四、智慧財產及商業法院114年度民專上更一字第4號民事判決：禁止「看圖說故事」的不當限縮

本篇判決首先定調最寬廣合理解釋原則：「應以所屬技術領域具有通常知識者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即『禁止讀入原則』...」。隨後，針對被告企圖將「洩壓閥」讀入請求項中，判決指出：「毅力公司等3人主張...系爭專利1說明書雖有記載洩壓閥，然請求項1並未界定之，若將洩壓閥技術特徵引入請求項1內容，即有違禁止讀入原則。」、「請求項21確係界定了『充氣元件係呈扁平狀』、『充氣元件被充氣變大』、『充氣元件可洩氣』之技術特徵，但並未具體界定型態...被告等所謂『從圖式來看，也確實符合充氣而使外皮膨脹撐大』的主張，也明顯違反請求項禁止讀入原則，自不可採。」

由此可知，當被告試圖把未記載的「洩壓閥」讀入，或是憑藉圖式樣貌主張「充氣元件」必須是如氣囊般「外皮膨脹撐大」的物體時，法院判定這屬於將圖式與說明書細節強行引入，違反禁止讀入原則，不予採信。

五、最高行政法院106年度判字第351號判決：非必要連接關係不得讀入

本篇判決指出：「由於文字用語之多義性及理解的易誤性，故系爭發明申請專利範圍之文字用語當然會有多種解釋之可能，於必要時，自得參酌發明說明或圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者可以理解及認定之意涵。」、「系爭專利請求項1並未界定纜線是否經過連接器(不論殼體內或外)，亦未界定纜線之訊號線是否直接與電路板相連接，上訴人厚雅公司所為之解釋係將系爭專利第5圖所示纜線之訊號線與電路板相互連接之態樣讀入，業已不當增加系爭專利請求項1所無之限制條件。」、「如就單純字面意義僅將前述技術特徵解釋為纜線之一端或電子元件不外露於殼體，則在未必與殼體密合之情形下，仍不免會因震動而致零件損壞及溼氣侵蝕等問題，與系爭專利之目的、技術手段不合，應認『包覆』一詞於系爭專利中係指包裹、被覆之意，前述技術特徵應解釋為『主插座體之殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端完全密合』。至於殼體包住纜線之一端是否亦應一併包住纜線『與切換電路聯結處』？...雖以殼體將纜線與切換電路(電路板)聯結處一併包覆，可使纜線與切換電路之接合處間不易斷裂而獲致更佳的保護效果，然系爭專利請求項1既未明確界定，且由系爭專利圖5...及說明書內容均無提及相關內容，更不宜將之讀入。」

最高行在此明確表示，「包覆」一詞由於在說明書中提到需要解決震動損壞、溼氣侵蝕等問題，因此考慮此等功效因素後，「包覆」應解釋為「主插座體之殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端完全密合」；但是，殼體包住纜線之一端是否亦應一併包住纜線「與切換電路聯結處」。則因為請求項未界定，且說明書及圖式均無提及相關內容，則不應將之讀入請求項內，以避免違反禁止讀入原則。

六、智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：反僵化操作與確認用語意義並不違反禁止讀入

本篇判決指出：「當申請專利範圍所界定的內容未超出說明書所載的發明時，則不得以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵限縮申請專利範圍，此為禁止讀入原則之適用...若僵化操作請求項為準原則或禁止讀入原則，認為僅能以申請專利範圍中所載之文字、用語為解釋對象，顯然會違反專利法第58條第4項規定。」、「上訴人雖稱：『鉛』不是請求項之技術特徵，根本無須解釋，且若解釋為含鉛量不超過1,000ppm，會違反禁止讀入原則云云。然解釋申請專利範圍雖以文字為對象，但並非可忽略說明書內容以瞭解專利之目的、作用及效果，如此不僅符合專利法第58條第4項規定，亦無違反禁止讀入原則...此解釋乃探求專利權人於申請時的真意，以確認『導電糊』之意義，而非要將其他未出現在請求項之非導電糊的技術特徵讀入系爭專利請求項1中，是本院前開解釋，與『禁止讀入原則』並不相違。」

於此篇判決中，法院深入探討了專利法的折衷主義，強調禁止讀入原則不能被「僵化操作」。若完全不看說明書，只拘泥於請求項字面，反而違反專利法規定。當上訴人抗辯將「導電糊」解釋為「含鉛量不超過1,000ppm」是違法讀入時，法院指出，說明書中已明確且強烈地表達發明目的為「無鉛」，因此參考說明書去確認「導電糊」的真實意涵，與硬把完全沒提到的額外技術特徵塞進請求項（違法讀入），兩者本質不同，因此即便請求項中並未限制含鉛量。但依據說明書之發明目的的真實意涵後，將「導電糊」解釋為「含鉛量不超過1,000ppm」並未違反禁止讀入原則。

七、最高行政法院99年度判字第1314號判決：即便請求項未明文限定，仍應基於一般通念與說明書之真意後，未違反禁止讀入原則

本篇判決指出：「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果...」、「原審認以系爭專利未對另二維空間及形狀作限定，所界定之範圍除了寬度小於或等於8µm，長度及高度之範圍則無限制，依據申請專利範圍文字記載客觀之解釋其應包含二維空間為方形之開口構造部分，未斟酌系爭專利申請專利範圍第1項、第14項內容中，所界定開口之一『寬度』係被限制不大於8µm部分...自應排除『寬度』等於『長度』之方形開口之情形。因此，原審解釋系爭專利申請專利範圍第1項及第14項即難謂符合專利法第56條第3項之意旨。」

最高行政法院指出，雖不能無中生有地增加條件（禁止讀入），但對於請求項「既有」的文字用語，依法「應」參考說明書來瞭解其作用並界定其實質內容。針對原審單純依字面將開口「寬度不大於8µm」解釋為未限制長度，因而包含正方形（寬度等於長度），最高行予以糾正：依社會通念「長度數值應大於寬度」，且說明書記載之長度也大於寬度，因此，請求項自應排除長度等於寬度或長度小於寬度之樣態，方符合其發明真意。

八、智慧財產法院111年度民專上字第31號民事判決：解釋請求項必須審酌說明書及圖式給予「最合理的解釋」

本篇判決指出：「再按專利法專利侵權判斷要點2016年版第5至6頁記載『於解釋請求項時，對於其中之用語及技術特徵，應給予最合理的解釋。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確之定義或說明時，應考量該定義或說明...解釋請求項時，不僅要充分考量專利對於先前技術所做的貢獻，合理界定請求項之範圍，以保護專利權人之利益，亦要充分考量公眾的利益，避免不當擴大請求項界定之範圍』」、「是以系爭專利1請求項1要件編號1D『複數導接端子，電性連接於該電路板上遠離該USB Type-C連接器的另一側...』其中『複數導接端子，電性連接於該電路板上遠離該USB Type-C連接器的另一側』應不可解讀為『電路板上任何與USB Type-C連接器位置不同之一側』，而是必須考量前開說明書所載內容，最合理的解讀為『電路板上與USB Type-C連接器位置不同且不會佔用外部主板上寶貴配置空間之一側』。」

由此可知，法院強調，在解釋時必須審酌說明書及圖式給予「最合理的解釋」。當專利請求項出現相對位置的描述（如「遠離...的另一側」）時，上訴人試圖將其字面擴大解釋為「任何位置不同之一側」。法院透過審酌說明書中記載的「發明目的」（節省主板配置空間），判定不能單純依字面廣義解釋，而應限縮至符合發明目的之解釋。

專利申請與佈局之策略看法

綜合上述《專利侵權判斷要點》與八篇法院判決，筆者對於專利申請，淺見列出看法如下：

1. 說明書撰寫應做階層化佈局，避免「看圖限縮」的致命傷

從114民專上更一4號判決可知，廣泛的用語（如「充氣元件」）能在訴訟中發揮極大的均等涵蓋威力。撰稿時，獨立項應雖可使用上位概念用語，然為了避免日後在訴訟中被法官認定「發明本質即為圖式所繪之特定型態（如氣囊）」，應在說明書中多舉例充氣元件的多個下位元件可以有效避免被認定發明真意僅限定特定結構之情形。此外，善用附屬項將具體的構造（如「洩壓閥」、「塑膠或橡膠製之栓殼」）寫入附屬項中，未來在訴訟中便能透過「請求項差異原則」（Claim Differentiation），反向證明獨立項並不包含此等具體限制，從而斬斷被告「違法讀入」的企圖。

2. 善用「發明目的與功效」做為專利解釋的護城河

依據111民專上31號及99判1314號判決，法院會積極運用說明書的「發明目的」（如：節省空間、防震）來限縮請求項中模糊的相對位置或二維尺寸描述。這是一把雙面刃，專利工程師在撰寫「發明目的與功效」時，用詞必須精準與宏觀，切忌誇大其詞或寫入過度具體的非必要限制，如果將目的寫得太窄（例如：完全密合以防潮），未來法院極可能以此目的為由，將原本廣泛的請求項（如「包覆」）大幅限縮解釋為「完全密合之包覆」，反而成為限縮權利範圍的枷鎖。

3. 特定實施例仍應透過「自我定義」在說明書明示不受此限

106民專上28號判決指出，若請求項寫「導電糊」，但說明書全篇皆強調「無鉛」，法院會合法地透過探求真意，將其解釋限制為「鉛含量不超過1,000ppm」。如果研發單位希望該專利未來也能涵蓋「微鉛」或不限制鉛含量的競爭產品，說明書中若能明示：「雖然無鉛為較佳實施例，但本發明之導電糊並不以此為限，適度添加微量鉛亦屬本發明之範疇」，應較為妥適。

結論

綜上，專利請求項的解釋，猶如在「字面意義」與「發明真意」的鋼索上行走。透過上述判決中，應可瞭解在「審酌說明書」與「禁止讀入原則」之間，仍具有邏輯性的審查標準。因此吾人在面臨專利佈局、迴避設計或訴訟攻防時，唯有精準掌握這條法理紅線，靈活運用內部證據與外部證據，方能在瞬息萬變的智財戰場中，立於不敗之地。