代工退貨商品開賣？代工廠小心賠了夫人又折兵

案情摘要

H小姐在台灣申請註冊K商標，之後將K商標專屬授權給C公司並欲推出氣墊粉餅組。C公司再委託L公司OEM代工製造萬餘組商品。然而，商品驗貨期間，經C公司檢測後發現該批氣墊粉餅存在生菌數超標的重大瑕疵，於是向L公司提出瑕疵退貨通知，並明確要求L公司必須將瑕疵商品回收銷毀、絕對不得將其流入市面。

但是L公司嗣後並未銷毀退貨商品，反而將其中800組退貨商品以每組175元單價轉售給第三方通路商U公司。隨後，U公司再於網購平台開設直播宣傳，並以每組1380元銷售。C公司驚覺自家的瑕疵退貨商品竟然在網路上被公開販售，為避免嚴重影響消費者權益及公司商譽，憤而向智慧財產及商業法院提起民事訴訟。

本案爭點

• 代工廠雖經品牌方委託製造商標商品，但退貨商品未經授權，卻擅自將品牌方退貨或認定瑕疵的商標商品轉售給第三方通路販售時，是否構成商標侵權？
• 代工廠倉庫內堆置的未售出瑕疵退貨庫存，是否列為侵權商品之計算基礎？
• 如果構成侵權，法院應如何計算民事損害賠償金額？

訴訟攻防：代工廠擅賣退貨商品，法院如何認定「侵權故意」、「零售單價」與「違法使用的範圍」?

法院一審階段:
本案因L公司倉庫內尚有庫存退貨商品10,548組未銷毀，恐有再次侵權之虞，故在一審法院審理階段，C公司及H小姐共同依商標法第69條第1至3項及民法相關條款，向L公司及其負責人請求L公司、L公司負責人及承辦業務連帶賠償207萬元，並依請求排除侵害及銷毀庫存之氣墊粉餅組1萬餘組。

惟被告L公司抗辯該些被退貨商品經L公司自行送檢驗後並無生菌數超標問題，而依雙方對話內容，C公司僅告知[貨都不要了]，故L公司主觀上認為C公司已拋棄退貨商品之所有權，故將退貨商品轉售U公司並無侵害商標權之故意，主觀上至多僅為過失；再者，關於損害賠償金之計算，因轉售流通在外的貨品僅800組，單價175元，損害賠償額應為14萬元（800組×175元），其中庫存10,548組非仿冒品，不應計入查獲侵權數量，且數量不多、應屬情節輕微，請求法院依商標法第71條第2項酌減賠償金額。

依前揭爭點分論，一審判決認為被告未經授權擅自將退貨之商品轉售800個給U公司，構成商標法第68條第1項第1款侵權，而雙方通訊軟體對話僅顯示雙方討論退貨處置，並無拋棄所有權或同意轉售之意思，不論商品是否生菌數超標，未經授權即不得販售，被告具侵害商標權之故意。換言之，商品縱使是由商標權人或經其授權之人委託製造，然在採購契約中如未明確約定瑕疵品的處置方式，也未在嗣後取得商標權人販售的同意，遭退貨的商品尚不得稱為合法的商標商品而因此得以在市面上銷售。

另在損害賠償的計算上，C公司雖主張商標法第71條第1項第3款「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」並主張被告之倉庫尚有庫存之系爭商品，仍有可能遭被告轉售，故計算方式應以平台終端銷售價格新臺幣1380元乘以1500倍計算損害賠償金額。然則，一審法院依商標法第71條第1項第3款之立法目的雖肯認該條款是為解決被害人無法證明或計算其實際所受損害，而以法律明定法定賠償額，故所查獲侵害商標權商品之數量，本不以行為人業已實際銷售為必要，且所稱之查獲侵害商標權商品亦非以實際經查獲到案或經刑事搜索扣押為必要，只要依相關證據資料得以確認侵害商標權商品之數量為何，即足當之。惟在計算本案損害賠償，則認為商品的單價應以L公司售予U公司的商品單價175元作為零售單價計算基礎，而非以U公司再轉售的商品單價1380元為基礎，且認定倉庫中之庫存商品是C公司委託L公司製造後所退貨或尚未出貨之商品，並非L公司生產之仿冒系爭商標商品，故不得認列在仿冒商品的計算基礎內，最終以商品單價175元乘以800個轉售商品，認定損害賠償的金額為新臺幣14萬元。

法院二審階段：
本案上訴到二審法院，二審法院雖然在商品零售單價的認定上與一審法院相同，然在查獲商品數量認定上卻有迥異的差異，蓋二審法院認為商標法第5條所列商標為行銷之目的的使用包含

1. 將商標用於商品或其包裝容器；
2. 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；
3. 將商標用於與提供服務有關之物品；
4. 將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

C公既已告知L公司系爭商品要退貨回收，L公司亦回覆經內部討論退貨部分要如何處理，再給C公司答覆，則L公司所持有之系爭商品全數11,348組應皆屬侵害商標權之商品，其中銷售給U公司的800組商品，該當前揭所稱「販賣」之商標使用行為，而庫存品縱未經售出，亦屬同條項第2款所稱「持有」之商標使用行為，同構成商標法第68條第1款之侵害系爭商標權行為。

據此，於認定損害賠償範圍時，二審法院判決L公司應賠償C公司商品單價175元乘以11348個，總計新臺幣198萬5,900元。

關於商標侵權損害賠償的計算基礎，另可參考本所《【法律小學堂】侵害商標權請求損害賠償之計算方式》

原被告內部關係：商標專屬授權後，商標權人損害賠償如何主張及企業內部須連帶賠償的負責人為何?

專屬授權人及被授權人之間：
按商標法第39條第5項「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。」及第6項「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」規定，本案商標經商標權人H專屬授權給C公司後，H與C雖同時為原告，且共同主張被告應連帶給付原告新臺幣207萬元，並不得使用相同或近似於附圖所示之商標圖樣於附圖所示之指定使用類別，並應銷毀庫存之氣墊粉餅組（含外包裝紙盒、外包裝袋、粉餅盒、粉蕊）共10,548組。

然一、二審法院判決皆認為H商標權人雖得提起本件訴訟，但商標權既專屬授權給C公司，就難以再認定有何須要排除或防止他人侵害商標之利益或必要性，故就商標權人所請求之排除、防止侵害及銷毀庫存商品即予駁回。

另在主張損害賠償之部分，H商標權人雖請求損害賠償，然就損害賠償的舉證上並未提出除了商標法第71條第1項第3款外的具體事證，證明其受有相當損害，法院也據此駁回H商標權人損害賠償之請求。

公司與名義負責人及實際負責人之間：
公司法第23條第2項規定「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」原告雖請求C公司名義負責人連帶賠償，然一、二審法院認為C公司之L業務經理為L公司之實際負責人，L公司相關營運、決策均由L經理處理，販售退貨商品給U公司之業務也皆為L經理所接洽，故認定L經理應與公司負連帶賠償責任，而名義負責人並未實際參與被告公司之經營管理，故無需負連帶賠償責任。

結語

從以上判決可知，商品物權拋棄並不等同於商標授權，故代工廠受託製造商品，必須清楚認知到「物權」與「商標權」的差異。當品牌方放棄對瑕疵實體商品的所有權，例如辦理退貨回收，不等同放棄了該商標專用權，更不應直接推定已授權代工廠得二次行銷販售退貨商品。

而在雙方代工契約未約定或退貨當下未經書面明確表示得以再銷售利用退貨商品情況下，品牌方僅單純陳述「辦理退貨」或抱怨「瑕疵貨都不要了」僅屬於對瑕疵商品處分的溝通，也絕不等於同意代工廠可以隨意轉售或授予商標許可，代工廠若要處分退貨商品，必須取得品牌方明確的商標商品轉售書面同意，否則即易構成故意侵害商標權。

另方面，商標權人如欲將商標專屬授權他人，依本案判決脈絡，可能導致商標權人依商標法第71條第1項1-3款主張損害賠償時，被認為沒有實際損害，故商標權人在簽立專屬授權契約時務必考量商標授權期間、範圍、授權金額、終止條件，也應評估將來訴訟上參與的程度及義務，並委託專業人員擬定合理的專屬授權條款，以利將來證據的提交。