亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Jun 10, 2020

什麼!簽了加盟授權契約,還被要求換招牌!?

文 / 林志豪 商標代理人

小銘是飲料店的加盟主當初與A商標權人小祐簽立加盟授權契約後就一路順遂的營運了10數年,孰知某天收到小宸的律師函,告知其已因移轉受讓A商標,現為A商標權利人,並要求小銘必須與其另外簽立加盟授權契約,否則應立即撤換招牌,不得再使用A商標。

小銘滿頭疑問,明明早前已經與原A商標權人小祐簽立加盟授權契約,現在究竟能不能繼續使用A商標呢?

 

現今消費意識高漲,通常民眾消費都想買的好,還要買的安心,故創業者想要迅速打響店鋪知名度,取得消費者對產品信心,加盟現有連鎖體系的品牌無疑是最快的方式之一,透過總店的行銷宣傳讓旗下的加盟主共享媒體廣告的經濟效益。

但加盟契約條款落落長、加盟主要完全理解已非易事,簽約前若沒有諮詢律師,更難發現隱藏在契約文字後的小細節,本文即就一般加盟主鮮少注意的商標(即加盟品牌)授權登記,說明如未進行登記,將來加盟後可能遇到的窘境。

商標法第39條規定,我國商標授權可分為專屬授權及非專屬授權,其中更明定商標授權【非經商標專責機關登記者,不得對抗第三人】及【授權登記後,商標權移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在】;而所謂第三人即指除商標權人與相對人外,對於該商標權利有正當利益之人,蓋因商標權為無體財產權,無法如動產一般交付,故商標法第12條規定:「商標專責機關應備置商標註冊簿,登載商標註冊、商標權異動及法令所定之一切事項,並對外公開之。」,讓第三人可以清楚知道該註冊商標的權利負擔,並受該登記事項所拘束。


與前述相類似的案情,可以參照

  1. 智慧財產法院 105 年民商上字第 3 號民事判決:
    事實概要:
    上訴人主張被上訴人之註冊第400680號商標權及第786261號商標權是由訴外人移轉與被上訴人,被上訴人仍應受上訴人與訴外人之原授權契約拘束,要求繼續使用。

    判決概述:
    法院認為只有在商標授權經登記之場合,商標移轉後該授權關係對受讓人才繼續存在,若根本未為商標授權登記,則商標移轉後基於債之相對性原則,受讓人自無受授權契約拘束之可能,而上訴人所主張之商標授權關係並未有任何登記公示,上訴人自不得以其與訴外人間之授權關係對抗第三人即被上訴人。

  2. 智慧財產法院 107 年民商上字第 11 號民事判決
    事實概要:
    上訴人與訴外人於民國104 年5 月29日訂定「合作協議書」(下稱系爭合作協議書),由訴外人將註冊第01137823號商標(下稱系爭商標)移轉予上訴人,之後上訴人逐一以電話及發函告知被上訴人若欲繼續使用系爭商標,應重新與上訴人簽署授權合約,惟被上訴人等11人皆置之不理。

    判決概述:
    法院認為授權未登記,商標權移轉者,商標受讓人即可不受其前授權契約之拘束,故上訴人主張被上訴人與訴外人之不定期加盟合約授權關係,均未向商標專責機關(經濟部智慧財產局)登記,系爭商標移轉登記予上訴人後,上訴人不受被上訴人等與訴外人間之定期、不定期加盟合約授權關係之拘束,為有理由。

    此一判決中有多位被上訴人,然大多被上訴人於收到上訴人通知後即立即更換店面招牌及店名,僅對於故意侵害系爭商標的被上訴人應賠償上訴人新台幣30萬元整。

如前言所提,小銘與小祐簽署加盟授權契約,基於債之相對性,該契約僅在兩人間產生拘束力,一般人並無法知悉該契約的存在,也無法知悉契約條款如何約定,倘要不知情的商標受讓人小宸容忍與他人共同使用A商標的不利益,對於小宸也顯失公平,故目前法院判決也多依照商標法規定,認為商標授權未經登記,不得再據此對抗商標的受讓人。

因此,建議加盟業主,於簽立加盟契約時應特別留意商標授權相關條款,最好能事先找律師審閱相關合約,再與總店協商,要求商標的授權登記。 如此一來,除可明確知悉總店是否確有商標權及是否為商標權人,預防將來商標移轉後可能需要更換招牌及商標名稱的窘境。

參考資料

商標法、智慧財產法院 105 年民商上字第 3 號民事判決、智慧財產法院 107 年民商上字第 11 號民事判決

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