亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Apr 10, 2020

台灣專利分割案之申請策略

文 / 邱昭中 專利部資深副理

專利分割制度在申請實務上,是一項重要的程序,可供專利申請人調配專利權的保護範圍,進而建立起綿密的城牆,達到阻礙競爭者進入所屬領域之目的,因此我國於108年11月1日施行的專利法部分修正條文當中,明確放寬專利分割的適用範圍,以便於專利申請人在申請策略上靈活運用。

於此,本文將介紹專利分割新制度外,亦提出簡例分享,俾讓申請人進一步了解專利分割案的特色與優點。

 

相關規定與限制

申請發明專利,應符合一發明一申請的重要原則,如果實質上為二個以上的發明時,則不符合申請單一性的規定,得經專利專責機關通知,進行專利分割為二個以上之申請案。或是符合單一性的二個以上發明,則申請人可依需求或是策略規畫,申請分割。由此可見,專利分割可為主動申請或是經由專利專責機關通知為之。然而,專利分割在適用上仍有相關限制,以下一一說明:

  1. 分割案提出時點
    發明專利之分割申請可於原申請案再審查審定前,或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後3個月內申請;新型專利申請案之分割,應於原申請案處分前,或於原申請案核准處分書送達後3個月內申請;設計專利申請案之分割,應於原申請案再審查審定前申請。需了解的是,分割申請之提出時點相較於舊法已為放寬。
  2. 不得變更原申請案的專利種類
    原申請案為發明者,分割案也應為發明專利,如分割後之專利種類則欲變更時,應另提改請申請。
  3. 不得超出原申請案的範圍
    分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。換言之,分割案的技術內容僅能自原申請案中分割出來,並受原申請案所支撐,不得新增技術內容。
  4. 分割案與原申請案核准審定之請求項不得相同
    分割案僅能自原申請案之說明書及圖式所揭內容提出分割申請,而不得自原申請案核准審定之申請專利範圍中分割申請,以避免重複授權。另注意的是,若原申請案放棄繳費領證,分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有一項屬相同發明者,亦不符合專利法第34條第6項之規定。
  5. 原申請案經核准審定之內容於分割案申請後不得變動
    原申請案既經核准審定,原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式不得因分割而變動,逕依原核准內容公告。

案例

以下簡例係為自原申請案可分割出兩種不同型態的分割案1、2,以供判斷原申請案及其分割案之區別:
  • 原申請案
    【說明書內容】
    說明書記載有技術A、B、C、D、E、F。

    【申請專利範圍】
    請求項1:A+B+C。
    請求項2:依附於請求項1並進一步界定D。
     
  • 分割案1
    【說明書內容】
    說明書記載有技術A、B、C、D、E、F。

    【申請專利範圍】
    請求項1:A+B+C+D+E。
    請求項2:依附於請求項1進一步界定F。
  • 分割案2
    【說明書內容】
    說明書可僅記載有技術D、E、F。

    【申請專利範圍】
    請求項1:D+E
    請求項2:依附於請求項1並進一步界定F。


優點與效果

  1. 分割案仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者,分割案仍得主張優先權;如有主張優惠期者,分割案亦可主張優惠期。
  2. 加速申請案的核准時間。如原申請案遇官方發出的審查意見,具有部分可准的請求項時,此時可將不准的請求項申請分割案,使分割案另案申請續爭,而讓原申請案保留可准的請求項,以便快速取得部分技術內容的專利權。
  3. 延續專利審查的次數。如原申請案在再審查過程中時,仍無法克服官方審查意見通知,並取得至少一項可准的請求項時,此時可視情形提出分割案申請,延續申請案再審查的次數,避免直接走上行政救濟的困境。
  4. 於權利布局上的策略運用。於原申請案說明書、圖示中揭示或記載但卻未能及時申請(界定於專利範圍請求項中)的技術內容,於期限內申請分割,以使分割案獨立出來進行專利申請,並享有原申請案之申請日,如此可擴大專利保護範圍,阻礙競爭者對手發展相似的技術。

結論

專利分割程序對於申請人在專利布局上極為重要,若能經常地檢視與挖掘原申請案技術內容當中,是否有保護不及之部分,並靈活地運用該制度,將可避免高經濟價值的專利申請案發生保護不周的處境,申請人不可不重視!

參考資料

專利法108年11月1施行版、專利審查基準2019版

 

返回上一頁